Sexy sokken bestaan niet! Merk ‘HOT SOX’ niet beschrijvend voor sokken

15 juni 2016 | Redactie

Sexy sokken bestaan niet! Merk ‘HOT SOX’ niet beschrijvend voor sokken

Sokken zijn helemaal ‘hot’. Niet alleen omdat het aanstaande zondag vaderdag is en ze dus als warme broodjes over de toonbank gaan, maar ook omdat het Gerechtshof van de Europese Unie (GEU) recent een merkrechtelijke zaak over sokken heeft behandeld.

Het ging om het merk ‘HOT SOX’ voor zeer uiteenlopende en kleurrijke sokken. De vraag was of dit wel een geldig merk kan zijn voor sokken. Wat speelde er bij deze beoordeling?

Beschrijvende en niet-onderscheidende merken niet toegestaan

Niet alle merken kunnen worden ingeschreven voor merkrechtelijke bescherming. Zo worden merken onder andere uitgesloten van een geldige inschrijving als zij beschrijvend zijn voor de goederen of diensten waarvoor zij worden ingeschreven. Ratio daarachter is dat het onwenselijk zou zijn als iemand het alleenrecht zou verkrijgen op beschrijvende termen door een merk te registreren. Ook merken die onvoldoende onderscheidend zijn komen niet in aanmerking voor merkrechtelijke bescherming. Een merk dat te weinig onderscheidend vermogen heeft, voldoet namelijk niet aan de belangrijkste functie van een merk: het aanduiden van de herkomst van het product.

‘HOT SOX’ beschrijvend?

Het is echter niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of een merk beschrijvend is of niet. Zo ook in het geval van ‘HOT SOX’. Het GEU oordeelde allereerst dat ‘SOX’, ook al kan het worden opgevat als een verwijzing naar het Engelse woord voor sokken (socks), niet de normale en dus een fantasievolle spellingswijze is. Bovendien bleek uit het ingediende bewijs dat ‘SOX’ nooit wordt gebruikt in plaats van ‘socks’ maar altijd in combinatie met elkaar.

Maar zelfs al zou ‘SOX’ te beschrijvend zijn voor sokken, dan nog geldt dat voor de beschrijvendheid van een merk naar het gehele merk moet worden gekeken, zo licht het GEU toe. Daarom moest ook de betekenis van ‘HOT’ in combinatie met ‘SOX’ worden beoordeeld.

Volgens het GEU kan ‘HOT’ op verschillende manieren worden opgevat. Niet alleen ‘hoge temperatuur’ of ‘heel warm’, maar ook ‘populair’ of ‘erotisch’ zijn mogelijke betekenissen. Geen van die betekenissen zou beschrijvend zijn voor sokken, zo oordeelde het GEU:

 “Unlike ‘warm socks’, wearing ‘hot socks’ (high temperature socks) could be unpleasant (…) Socks are worn to keep feet warm or to warm them, but not to make them hot, which could happen if ‘hot socks’ were worn.”

Nothing in the file before the Court gives grounds for assuming that English-speaking consumers in the European Union, when faced with the contested marc, will immediately perceive it (…) as meaning ‘fashionable socks’ or ‘currently popular socks’.”

“It is highly unlikely that the average consumer when faced with the contested mark interprets it as referring to ‘erotic of sexy socks’, since a pair of socks is not generally perceived as being sexually provocative.”

“HOT SOX” onderscheidend?

Nadat het GEU vaststelde dat er geen sprake is van een beschrijvend merk, oordeelde het GEU dat “HOT SOX” daarnaast voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit volgt uit het feit dat ‘hot’ een ongewone aanduiding is voor sokken en ‘sox’ bovendien een incorrecte spelling vormt van ‘socks’:

“The word ‘hot’, unusual for articles of hosiery, and an incorrect spelling of the word ‘socks’ form a sufficiently original whole to have a minimal distinctive character.”

Conclusie

Wat leren we van bovengenoemde uitspraak? Naast het feit dat het GEU sokken kennelijk niet sexy vindt, maakt de ‘HOT SOX’ uitspraak duidelijk dat zelfs wanneer een merk refereert aan het product, dit toch een geldig merk kan zijn. Vereiste is dan wel dat je origineel bent, gebruik maakt van niet-beschrijvende bestanddelen en dat er zodoende voldoende afstand bestaat tussen het merk en het product waarvoor je dit merk inschrijft.