Als ondernemer geef je je producten en diensten uiteraard een pakkende naam en een mooi logo. Om die namen en logo’s te beschermen, kunnen deze als woordmerken en beeldmerken (of een gecombineerd woordbeeldmerk) worden geregistreerd. De merken worden geregistreerd voor bepaalde warenklassen en/of dienstenklassen, die zien op de door de ondernemer aangeboden producten of diensten. De merkregistratie biedt vervolgens bescherming tegen merkinbreuken in het gekozen beschermingsgebied, zijnde de Benelux (het Benelux-merk) of de gehele Europese Gemeenschap (het Gemeenschapsmerk).
Maar: met een merkinschrijving alleen, ben je er nog niet! Als het merk eenmaal is ingeschreven – en aan de vereisten voor inschrijving is voldaan en een eventuele oppositie van derden tegen het merk heeft doorstaan – geeft het merkenrecht niet ‘zomaar’ bescherming voor de (te verlengen) registratietermijn van 10 jaren. Om de bescherming te behouden, moet het merk wel ‘normaal worden gebruikt’, waarbij geldt dat een merk de eerste vijf jaar nog niet ‘gebruiksplichtig’ is.
In een recente uitspraak van het Hof van Beroep Gent van 3 november 2014 besloot het Hof dat een door een sportschoolhouder in 1998 ingeschreven Benelux-woordbeeldmerk “Bodypump” vervallen was verklaard – na een vordering daartoe van de merkhouder van “Lesmills Bodypump” – omdat de sportschoolhouder het betreffende merk niet normaal had gebruikt. Reden te meer om de basis van het normaal gebruik van een merk toe te lichten.
Wat is normaal gebruik?
Ten eerste moet er sprake zijn van het gebruik als merk, wat betekent: gebruik ter onderscheiding van waren of diensten (de herkomstfunctie). Vannormaal gebruik van het merk is vervolgens sprake wanneer het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Er moet sprake zijn van reële commerciële exploitatie, uitgesloten is dus het symbolisch gebruik dat alleen tot doel heeft de aan het merk verbonden rechten te behouden.
Bij de beoordeling of sprake is van normaal gebruik wordt uiteraard rekening gehouden met ‘alle feiten en omstandigheden’. Die omstandigheden bestaan onder meer uit: de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van het merk, alsook de gebruiksomvang in andere periodes en de aard en samenstelling van de doelgroep. Daarbij wordt rekening gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of verkrijgen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de intensiteit van het gebruik rekening gehouden met wat in de branche als normaal wordt beschouwd.
Enkele voorbeelden
Algemeen is aangenomen dat uitsluitend gebruik op promotionele artikelen die gratis (bij verkochte producten) worden weggegeven niet als normaal gebruik wordt gezien. Ook uitsluitend de opslag (voor doorvoer) van producten wordt niet als normaal gebruik gezien.
Bij gebruik in het kader van handelingen ter voorbereiding van commerciële activiteiten en gebruik in advertenties in buitenlandse (buiten het beschermingsgebied) tijdschriften is de drempel voor normaal gebruik hoog, maar niet onhaalbaar. Bij buitenlandse advertenties geldt wel, dat de adverteerder (merkhouder) zich met de advertentie mede richt op afzet binnen het beschermingsgebied.
Wat wel als normaal gebruik wordt gezien – zo blijkt uit de rechtspraak – is gebruik van een merk door verenigingen zonder winstoogmerk (zonder ‘commerciële exploitatie), mits het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van de door hen verleende diensten. Ook is gebruik van het merk op exportproducten normaal gebruik, mits het merk op de waren of de verpakking is aangebracht in het beschermingsgebied, ook al komt het in respectievelijk Nederland of de Benelux niet op de markt.
Wat gebeurt er als sprake is van niet-normaal gebruik
Als het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet normaal wordt gebruikt en voor het niet-normaal gebruik geen geldige reden is, kan een belanghebbende (een concurrent of andere merkhouder) een rechtsvordering tot ‘vervallenverklaring’ instellen. Wint de belanghebbende, dan komt het recht op een merkinschrijving te vervallen en is de merkhouder zijn merk(bescherming) dus kwijt! Dit gebeurt regelmatig, nu er bedrijven zijn die hier (mede) hun business van maken: de zogeheten merkkapers.
Om vervallenverklaring te voorkomen moet er sprake zijn van een geldige reden, of tijdig (!) herstel van verval. Van een geldige reden is sprake wanneer het niet-gebruik wordt gerechtvaardigd door omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik. Te denken valt aan: invoerbeperkingen, overheidsmaatregelen, etc.
Als een ononderbroken periode van vijf jaren waarin het merk niet-normaal is gebruikt is verstreken, kan de merkhouder het verval toch nog herstellen. Dit kan door het merk alsnog (voor het eerst) of hernieuwd in gebruik te nemenvoordat door een belanghebbende een rechtsvordering tot vervallenverklaring wordt ingesteld. Maar let op! Als het begin van of hernieuwd gebruik pas plaatsvindt in de drie maanden voorafgaand aan het instellen van de rechtsvordering en de merkhouder de voorbereiding van dat begin van of hernieuwd gebruik pas heeft getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vervallenverklaring zou kunnen worden ingeroepen (bijvoorbeeld door een sommatiebrief, dan wordt dat begin van of hernieuwd gebruik niet in aanmerking genomen en kan de vervallenverklaring door de rechter alsnog worden uitgesproken!
Kortom: houd het (niet-) normaal gebruik van het merk altijd zelf in de gaten, bewaar gebruiksbewijzen, gebruik merken die ‘in portefeuille’ zitten ook echt en wacht nooit af tot er een (sommatie)brief op de mat ligt: dan is het te laat!
