Cosanta, een bedrijf dat advies geeft over de omgang met gevaarlijke stoffen, mag het begrip ‘Stoffenmanager’ niet langer als woordmerk claimen, zo oordeelde de rechtbank. Het begrip zou te beschrijvend zijn.
Stoffenmanager is een applicatie om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen en de blootstelling daaraan te beoordelen en te beheersen. De eerste versie van de applicatie werd in opdracht van het Ministerie SZW ontwikkeld door TNO, Arbo Unie en Beco Groep en bij wijze van gratis open source software in oktober 2003 aan het publiek beschikbaar gesteld. Sinds 2015 is de applicatie een commercieel product dat niet meer op basis van open source software draait.
Cosanta is houdster van hat Unie woordmerk ‘Stoffenmanager’ . De applicatie is beschikbaar in zes talen en twee versies: de kosteloze Stoffenmanager Basic en de uitgebreidere, betaalde Stoffenmanager Premium. Daarnaast biedt Cosanta Stoffenmanager Nano aan, om risico’s en omgang met nanodeeltjes in kaart te brengen. Aan de software ligt een algoritme ten grondslag dat in het verleden via open source beschikbaar was en uitgebreid beschreven is in wetenschappelijke literatuur. Cosanta is geen rechthebbende op eventuele auteursrechten op het algoritme.
Cosanta heeft branchegenoten Caesar en Chemrade voor de rechter gedaagd omdat zij zich schuldig zouden maken aan merkinbreuk. Volgens Cosanta was bovendien sprake van misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame omdat de concullega’s de aanduiding Stoffenmanager voor dezelfde dan wel soortgelijke waren/diensten gebruikten. Flauwekul, vonden Ceasar en Chemrade. Op hun beurt vorderen ze nietigverklaring van het merk, omdat ‘Stoffenmanager’beschrijvend zou zijn en daarom niet via het merkenrecht gemonopoliseerd mag (en kan) worden.
Namen die in de handel kunnen dienen als aanduiding van een kenmerk van de onderneming of de aangeboden waren en/of diensten (denk aan de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging), hebben op grond van het merkenrecht een (zeer) beperkte beschermingsomvang. Hiermee wordt voorkomen dat beschrijvende tekens op grond van hun inschrijving als merk door een onderneming kunnen worden gemonopoliseerd. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat het gebruik van het teken ‘Apple’ als gevolg van een merkregistratie is voorbehouden aan één appelteler. Het moet concurrenten vrijstaan om dit teken in de aanduiding van hun eigen appels te gebruiken. Een kleine afwijking in de naam van een concurrent kan in zo’n geval al voldoende zijn om het verbodsrecht van de rechthebbende buiten spel te zetten. Daar komt bij dat beschrijvende bedrijfsnamen als zodanig in beginsel niet als merk kunnen worden ingeschreven. De gedachte hierachter is dat een beschrijvende bedrijfsnaam doorgaans niet geschikt is om een onderneming te onderscheiden omdat het publiek deze bedrijfsnaam niet als herkomstaanduiding zal opvatten.
De rechter was met Caesar en Chemrade van oordeel dat de bedrijfsmatige gebruiker van de software het woord ‘Stoffenmanager’ als beschrijvend voor de door Cosanta aangeboden softwareapplicatie zal ervaren. De wijze waarop Cosanta zelf het woord ‘stoffenmanagement’ in verschillende presentaties en op de website gebruikt, ondersteunt dat oordeel, aldus de rechter. Ook de aanklacht van misleidende en ongeoorloofde reclame door Caesar en Chemrade wordt verworpen. De door Chemrade en Caesar gebruikte uitingen over stoffenmanagement verwijzen op geen enkele manier naar (de applicatie van) Cosanta en de doelgroep zal het woord Stoffenmanager als beschrijvend ervaren. Hetzelfde geldt voor de mededelingen op de website van Caesar.
Een lose-lose-situatie voor Cosanta: het Uniewoordmerk Stoffenmanager wordt nietig verklaard en Cosanta moet als verliezende partij opdraaien voor de kosten van het proces.
Meer weten over merknamen en de voorwaarden daaraan? Neem gerust contact met ons op!
Team Intellectuele Eigendom
Julia Mascini
