Scotch & Soda wint merkinbreuk zaak & tips over woordmerken

19 december 2019 | Suzan Houben-van Geldorp

Scotch & Soda wint merkinbreuk zaak & tips over woordmerken

In hoger beroep heeft het Gerechtshof Scotch & Soda alsnog in het gelijk gesteld dat de opdruk ‘SHRUNK’ op een jongenssweater inbreuk maakt op haar woordmerk ‘SHRUNK’ voor onder meer kleding.

Het oordeel van het Gerechtshof

Het Gerechtshof oordeelde in de zaak tussen Scotch&Soda en My Brands (zaaknr. 200.205.300/1) dat de opdruk op de jongenssweater ‘SHRUNK’ géén inbreuk maakt op het samengestelde woordmerk ‘SCOTCH SHRUNK’ van Scotch & Soda. Het Gerechtshof geeft aan dat geen sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van het merk ‘SCOTCH SHRUNK’, nu het element ‘SCOTCH’ dominant is in deze samenstelling en het element ‘SHRUNK’ vooral beschrijvend is. Omdat alleen de opdruk ‘SHRUNK’ als versiering op de jongenssweater is aangebracht, zonder enige toevoeging, is van merkinbreuk geen sprake aldus het Gerechtshof.

Toch inbreuk

Anders oordeelt het Gerechtshof echter ten aanzien van deze opdruk ten opzichte van het enkele woordmerk ‘SHRUNK’ (zonder het element ‘SCHOTCH’) van Scotch & Soda. In hoger beroep blijkt dat ook dit merk relevant is. Door de opdruk ‘SHRUNK’ op de jongenssweater aan te brengen, wordt wèl inbreuk gemaakt op dit merk van Scotch & Soda. Het Gerechtshof komt daartoe door te oordelen dat de term ‘SHRUNK’ niet puur beschrijvend is; en het daarmee niet ongeschikt is om de waren van Scotch & Soda te onderscheiden van die van een ander. ‘SHRUNK’ is dan ook een geldig merk dat bescherming verdient volgens het Gerechtshof. Als verweer werd nog aangevoerd dat de opdruk ‘SHRUNK’ louter als versiering is gebruikt, maar dat maakt volgens het Gerechtshof geen verschil.

In lijn met eerdere rechtspraak

Dit is niet de eerste uitspraak waarbij teksten op kleding door de rechter als merkinbreuk wordt gekwalificeerd. Zo werd bijvoorbeeld ook de opdruk op kleding van de teksten: ‘NOT YOUR BABY’, ‘CHIEF’ en ‘RAW BEAT EXPERIENCE’ als inbreuk gezien op de woordmerken ‘NOT YOUR BABY’, ‘CHIEF’ en ‘RAW’. Doordat het niet ongebruikelijk is dat een merk prominent op kleding voorkomt, kan de consument deze opschriften opvatten als een aanduiding van de herkomst van de kleding. En daarmee kan dus inbreuk worden gemaakt op de merkrechten van een ander.

Maar soms anders

De verkoop door Primark van kleding onder het teken ‘DENIM CO’ werd echter weer niet als inbreukmakend op de ‘DENIM & CO-merken’ voor onder meer kleding geacht. De rechtbank oordeelde dat “de totaalindruk die de ‘DENIM & Co-merken’ bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek oproept uitsluitend een beschrijving is van een kenmerk van de waren die onder het merk kunnen worden aangeboden”. Van een geldig merk is dan geen sprake. Van merkinbreuk evenmin.

Hoe zit het ook al weer?

Iedere ondernemer die een product of dienst aanbiedt, wil graag dat de afnemers weten waar het product of de dienst vandaan komt. Daarvoor registreert men vaak een woordmerk en/of beeldmerk. Een merk heeft immers een herkomstaanduidingsfunctie: het merk dient als identificatiemiddel van de producten of diensten van de merkhouder. En daarmee is een merk ook direct een sterk communicatie- en reclamemiddel.

Maar wat als een ander een teken (een woord of beeld) gaat gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met een geregistreerd merk? En dan ook nog eens voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten? In een eerder artikel schreven wij over de bescherming voor de merkhouder en wat ‘verwarringsgevaar’ inhoudt en op welke wijze dat beoordeeld dient te worden. En hoe zit het met beschrijvende termen die als opdruk op kleding worden gekozen?

Geldig merk?

Voorkomen moet immers worden dat als merktekens worden ingeschreven die niet de functie kunnen vervullen van identificatiemiddel van de producten of diensten van de onderneming die ze op de markt brengt. In dat geval missen die tekens het onderscheidend vermogen die voor het vervullen van deze functie vereist is. Het betreft dan niet een geldig merk. Zoals het lot dat de ‘DENIM & Co-merken’ trof. Aan zo een merk komt dan geen merkbescherming toe.

Vrij gebruik voor beschrijvende termen?

Ook kan de merkhouder met een op zich geldig merk zich niet verzetten tegen tekens die in verband met de waren of diensten van de gebruiker louter beschrijvend zijn. Een puur beschrijvend teken moet vrij kunnen worden gebruikt. Overigens alleen zolang sprake is van ‘eerlijk gebruik’ van de beschrijvende tekens.

Eerlijk gebruik

Bij de beoordeling of een teken wel op een eerlijke wijze wordt gebruikt, wordt getoetst of is wordt voldaan aan een “loyaliteitsverplichting van de derde tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.” Van eerlijk gebruik is volgens de rechter in ieder geval geen sprake indien door dit gebruik:

• een commerciële band tussen de derde en de merkhouder wordt gesuggereerd;
• ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of uit de reputatie van het merk;
• de goede naam van het merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het merk worden gedaan;
• de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Let (dus) op

Het aanbrengen van een (woord)opschrift op een kledingstuk kan merkinbreuk opleveren. Dat geldt ook voor opschriften die vooral (maar niet volledig) beschrijvend zijn. Evenmin maakt het verschil indien dit opschrift puur ter versiering of tezamen met andere (niet dominerende) elementen is aangebracht. Het blijft een lastige afweging.

Risico’s in kaart brengen

Het is van belang om de risico’s van het gebruik van een teken op waren of voor diensten in kaart te brengen. En wel voordat dit teken als een merk wordt ingeschreven of voordat dit teken op de waren wordt aangebracht of voor de diensten wordt gebruikt. Wilt u een teken als merk inschrijven of gaan gebruiken, check dan in ieder geval het Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom (Boip.int) merkenregister Boip.int of Tmdn.org op gelijke of overeenstemmende merken of laat u adviseren, zodat deze risico’s – waaronder mogelijk verwarringsgevaar – bij u bekend zijn.

Suzan Houben-van Geldorp