HEMA verliest zaak van Lacoste over krokodillen

21 augustus 2020 | Nine Bennink

HEMA verliest zaak van Lacoste over krokodillen

HEMA is sinds 2018 verwikkeld in een juridische procedure met Lacoste omdat HEMA kinderondergoed heeft verkocht met krokodillen erop. Lacoste meende dat de HEMA krokodillen te veel leken op de Lacoste krokodil en sleepte HEMA naar de rechter.

De rechtbank

De rechtszaak die Lacoste tegen HEMA heeft aangespannen betrof een kort geding. Dit is een snelle procedure waar het niet mogelijk is om heel uitgebreid onderzoek te doen naar alle feiten en bewijsstukken, maar bedoeld is om een snel oordeel van de rechter te krijgen.

De rechtbank Den Haag heeft in 2018 geoordeeld dat HEMA geen inbreuk maakte op de rechten van Lacoste omdat de HEMA krokodillen volgens de rechtbank alleen bedoeld waren als versiering en Lacoste niet (voldoende) had bewezen dat consumenten de producten van HEMA en Lacoste door elkaar zouden kunnen halen. Bij het oordeel van de rechtbank speelde verder mee dat het ondergoed van HEMA alleen bij HEMA werd verkocht en dat HEMA geen producten van andere merken verkocht. Verder heeft in het oordeel meegewogen dat HEMA in het verleden vaker dierenprints op kinderondergoed had gebruikt, de hemdjes alleen als set werden verkocht en ondergoed doorgaans niet zichtbaar wordt gedragen. Het ondergoed is hieronder te zien.

Lacoste was het niet eens met het vonnis van de rechtbank Den Haag en heeft hoger beroep ingesteld bij het hof Den Haag. 

Het hof

Het hof heeft op 11 augustus 2020 uitspraak gedaan in het hoger beroep en is tot een andere conclusie dan de rechtbank gekomen. Volgens het hof maakt HEMA wel inbreuk op de rechten van Lacoste door ondergoed te verkopen met krokodillen erop. HEMA mag het ondergoed in de gehele Europese Unie niet meer verkopen. Ook moet HEMA de proceskosten van de eerste aanleg het hoger beroep betalen, ruim € 30.000,-.

Hoe zit dit nou precies?

Merkrechten

Zoals bij de meesten bekend zal zijn, maakt Lacoste gebruik van een afbeelding van een krokodil op haar kleding. Lacoste heeft die afbeelding geregistreerd als merkrecht voor de productgroep “kleding”. Dat betekent dat Lacoste in principe iedereen kan verbieden gebruik te maken van een gelijke of soortgelijke krokodil als merk voor kleding. Wel geldt in het geval van een soortgelijke krokodil (zoals in dit geval speelde omdat HEMA de Lacoste krokodil niet precies gekopieerd had en ‘kinderlijk’ gestileerd had) nog een extra vereiste: er moet een gevaar voor verwarring bestaan. Oftewel, concreet op deze zaak toegepast: er moet een gevaar zijn dat de consument het HEMA-ondergoed aanziet als ondergoed ware afkomstig van Lacoste, of andersom.

In tegenstelling tot de rechtbank – die oordeelde dat er geen sprake was van een gevaar voor verwarring – is het hof een andere mening toebedeeld.

Het hof heeft eerst de Lacoste krokodil en de krokodillen van HEMA uitgebreid vergeleken en heeft vastgesteld dat de krokodillen veel op elkaar lijken. Volgens het hof ligt dat in het volgende:

Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, welke bek bovendien is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden zijn te zien. Voorts hebben de Uniemerk-krokodil en de Hema-krokodil beide witte min of meer driehoekige schubben.”

Daarna heeft het hof onderzocht of er inderdaad – gezien deze gelijkenis – sprake zou kunnen zijn van een gevaar voor verwarring. Als bewijs voor het bestaan van het gevaar voor verwarring heeft Lacoste allerlei marktonderzoeken verricht en consumenten daarbij kort gezegd gevraagd waaraan zij moesten denken bij het zien van het HEMA-ondergoed. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het hof geconcludeerd dat een deel van de consumenten in de Europese Unie het ondergoed van HEMA inderdaad aanziet als ware het ondergoed afkomstig van Lacoste. Het hof heeft op basis van alle omstandigheden in deze zaak het verwarringsgevaar aangenomen en geoordeeld dat HEMA het ondergoed niet langer mag verkopen.

Lacoste heeft in het hoger beroep meer bewijzen ingediend waarmee het gevaar voor verwarring kon worden bewezen dan in eerste aanleg. Zo heeft Lacoste uitgebreidere marktonderzoeken verricht en met succes aangetoond dat HEMA wel producten van andere merken verkoopt.

Bij het oordeel van het hof Den Haag heeft meegespeeld dat Lacoste een bekend merk is. Bekende merken genieten wettelijk gezien een nog ruimere bescherming dan niet bekende merken omdat er door de bekendheid van het merk nog sneller een associatie kan worden gelegd door de consument.

Slot

Wij adviseren onze cliënten regelmatig op voorhand over de risico’s die gepaard gaan in de situatie waarbij een nieuw merk is geïnspireerd op bestaand merk. De lijn tussen geoorloofde inspiratie en merkinbreuk is flinterdun. Ook staan wij de andere kant bij en adviseren onze cliënten hoe een zij merkinbreuk kunnen onderbouwen en bewijzen.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via het Team Intellectueel Eigendomsrecht.

Nine Bennink