Home Actueel Archief Have a break, have a 3d trade mark

Have a break, have a 3d trade mark

Archief
12-10-15

Wie een merkrecht wil vestigen op een vorm, heeft zo nu en dan wel een ‘break’ nodig. Het deponeren van een zogenaamd vormmerk gaat namelijk niet zonder slag of stoot.

Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitleg gegeven over de vereisten van een geldig vormmerk. Onderwerp van discussie: de vorm van een KitKat. Kan de vorm van een chocoladereep worden beschermd middels een merkrecht?

Vereisten voor vormmerken

Wanneer een ondernemer niet de naam of het logo, maar de driedimensionale vorm van zijn product middels het merkenrecht wil beschermen, heeft hij verschillende hobbels te nemen. Ten eerste gelden er drie uitsluitingsgronden op basis waarvan een vorm niet als merk kan worden gedeponeerd. Zo is bescherming uitgesloten wanneer de vorm wordt bepaald door de aard van de waar of als de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Een vorm wordt daarnaast geweigerd als merk als de vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen. De gedachte hierachter is dat technische oplossingen niet gemonopoliseerd mogen worden door een merkrecht (dat oneindig te verlengen is) maar uitsluitend via het octrooirecht (met een maximale bescherming van twintig jaar) beschermd kunnen worden.

Als geen van bovenstaande uitsluitingsgronden van toepassing zijn, moet nog beoordeeld worden of de vorm in kwestie geschikt is om te functioneren als merk, dat wil zeggen dat het moet kunnen dienen om waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Dit is een van de belangrijkste functies van het merkrecht, ook wel aangeduid als de herkomstfunctie. Het is namelijk van groot belang dat een consument de oorsprong van een bepaald product kan herkennen aan de hand van het teken, zonder daarbij verward te worden. Door gebruik kan een vorm dergelijk onderscheidend vermogen hebben verkregen, maar vormmerken worden doorgaans niet geacht van zichzelf van meet af aan onderscheidend in die zin te zijn.

De KitKat-zaak

Bovenstaande criteria blijven voor merkrecht juristen voer voor discussie. Daarom werden er onlangs vragen gesteld over de uitsluitingsgronden en het onderscheidende vermogen. De aanleiding was de inschrijving van de vorm van de KitKat bij het Britse merkenbureau door eigenaar Nestlé. Concurrent Cadbury stelde tegen deze inschrijving oppositie in, onder meer omdat er sprake zou zijn van de uitsluitingsgronden en omdat de vorm onderscheidend vermogen zou missen. Toen de Britse ‘High Court’ zich uiteindelijk over de zaak boog besloot het om het Hof van Justitie van de Europese Unie om opheldering te vragen.

Uitsluitingsgronden

Het Britse merkenbureau had drie karakteristieke kenmerken aangewezen in de vorm van de KitKat:

–       De rechthoekige tabletvorm;

–       De aanwezigheid, plaat en diepte van de uitsparingen;

–       Het aantal uitsparingen dat het aantal ‘reepjes’ bepaalt.

Voor bovengenoemde karakteristieke kenmerken werden verschillende uitsluitingsgronden van toepassing geacht door de onderzoeker van het Britse merkenbureau. De rechthoekige vorm werd bepaald door de aard van de waar (het gros van chocoladerepen is nu eenmaal rechthoekig) en de andere twee kenmerken waren technisch bepaald, nu deze dienden om de reep in stukjes te kunnen breken en te kunnen delen. Het Hof van Justitie werd daarop gevraagd of de inschrijving van deze vorm geweigerd zou kunnen worden als de verschillende karakteristieke kenmerken niet onder één, maar onder verschillende weigeringsgronden geschaard zouden worden.

Hierop heeft het Hof van Justitie geantwoord dat één weigeringsgrond voldoende is voor weigering van een vormmerk, mits deze volledig van toepassing is op de betrokken vorm. Een beetje van elke grond zou daarom niet leiden tot weigering.

Onderscheidend vermogen

Daarnaast ging het Hof van Justitie in op de eis van onderscheidend vermogen. Gezien het belang van de herkomstfunctie antwoordde het Hof van Justitie dat wanneer aangetoond wordt dat dat het publiek een product daadwerkelijk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent door middel van het betreffende teken, dit teken onderscheidend vermogen heeft. Het is in dit geval aan Nestlé om te bewijzen dat het publiek bij het zien van het aangevraagde vormmerk dit merk herkent als afkomstig van Nestlé. Nestlé zou al een onderzoek hebben laten uitvoeren waaruit dat zou blijken. De Britse High Court dient te oordelen of dit onderzoek inderdaad aantoont dat het KitKat-merk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Conclusie

Hoewel de eisen voor de inschrijving voor een vormmerk niet gemakkelijk te behalen zijn en het verkrijgen van onderscheidend vermogen vrij uitzonderlijk is, lijkt er op grond van bovenstaand arrest nog ruimte te zijn voor KitKat om toch merkrechtelijke bescherming te verkrijgen. Het is nu aan de Britse High Court om de toelichting van het Hof van Justitie toe te passen op de KitKat-zaak en te oordelen of de vorm van de KitKat-reep merkrechtelijk kan worden beschermd.

 

Deel dit artikel