De keerzijde van de bekendheid

 

Er zijn wel verschillen  tussen bekende merken en algemeen bekende merken, maar beide genieten de hoogste beschermingsgradatie van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarmee zijn die merken zelfs beschermd tegen gebruik van het merk voor niet-soortgelijke waren en diensten. Bijvoorbeeld; voor etenswaren mag een ander dan de merkhouder het merk DIOR ook niet gebruiken.

 

Naast een grote(re) beschermingsomvang, kennen de (algemeen) bekende merken ook in een procedure voordelen. De Hoge Raad heeft op 17 januari 2012 bepaald, dat het zelfs ‘een feit van algemene bekendheid’ is, dat merken als DIOR, PRADA en LOUIS VUITTON algemeen bekende merken zijn. Feiten van algemene bekendheid staan vast en hoeven dus niet bewezen te worden.

 

Is een merk niet algemeen bekend, dan kan het in een procedure lastig zijn om de bekendheid van het merk aan te tonen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door een marktonderzoek, maar het is niet eenvoudig. Dat ondervond ook G-Star in de procedure tegen C&A. Om het verwarringsgevaar tussen G-Star en DSTR te bewijzen, moest G-Star aantonen dat haar merk ‘bekend’ (genoeg) is. C&A bekritiseerde de opzet en uitvoering van het marktonderzoek. G-Star had geluk, de uitkomst van het marktonderzoek was zodanig hoog, dat de rechter alsnog de conclusie trok dat G-Star een bekend merk is.

 

Naast de voordelen bestaan er ook gevaren voor (algemeen)bekende merken.

 

Genericide, oftewel merkverwatering, is een groot gevaar voor (algemeen) bekende merken. Merkverwatering betekent dat een merknaam wordt gebruikt als werkwoord, als algemene zoekterm (bijvoorbeeld in Google) of voor het benoemen van producten van de concurrent. Merkverwatering kan voorkomen bij zowel merknamen als beeldmerken, zo blijkt uit het Levi Strauss/Casucci arrest van het Europese Hof.

 

Voorbeelden van merkverwatering zijn er te over, befaamde zijn ASPIRINE en ASFALT. Die merken zijn inmiddels verworden tot soortnaam. Dit betekent, dat het merk nietig of vervallen wordt verklaard. Hiermee verliest de merkhouder dus zijn rechten!

 

In het geval sprake is van merkverwatering, dient de merkhouder direct op te treden. Merkverwatering kan alleen ontstaan door toedoen of nalaten van de merkhouder.

 

SPA en JACUZZI zijn merknamen die op het randje van merkverwatering balanceren. In de volksmond zijn deze merken al geaccepteerd en verworden tot soortnaam, maar zij worden nog steeds merkenrechtelijk beschermd. Dankzij het feit dat Sony zich herhaaldelijk met hand en tand heeft verzet tegen het verworden van soortnaam, is zelfs WALKMAN tot op heden merkenrechtelijk beschermd.

 

Merkverwatering kan dus voorkomen worden. Door naast de merknaam voor een nieuw product, zelf een productnaam/soortnaam te bedenken. Zo had ASPIRINE haar product ook de ‘pijnstillerpil’ kunnen noemen en was haar merknaam wellicht beschermd gebleven.

 

Merkverwatering lijkt moeilijk voor te stellen in de kledingbranche. Een broek is immers geen merknaam en ‘een DIOR’ is een breed begrip, dit kan zowel een jurkje als een zonnebril zijn.

 

Vergis u niet! Al lijkt het nu ondenkbaar dat het door u bedachte merk ooit zal verwateren, dat dachten de bedenkers van de merken NYLON en BIKINI waarschijnlijk ook!