Inzet procedure
L’Oréal heeft eBay en een aantal particulieren voor de rechter gesleept naar aanleiding van het feit dat op de website van eBay door deze particulieren namaakproducten zijn aangeboden die inbreuk maken op de merkrechten van L’Oréal. L’Oréal heeft eBay erop aangesproken bij deze merkinbreuken betrokken te zijn, doordat zij via haar internetmarktplaats het mogelijk maakt – en zelfs bevordert – om inbreukmakende producten te verhandelen en omdat zij zich onvoldoende inzet om de verkoop van deze inbreukmakende producten op haar handelsplatform te bestrijden. Rechters in verschillende landen hebben uiteenlopende uitspraken gewezen over deze problematiek. Deze uitspraak is van belang omdat het Europese Hof antwoord heeft gegeven op een aantal principiële vragen.
Particulieren
Ten aanzien van acties van een merkhouder (in dit geval L’Oréal) tegen particulieren oordeelde het Europese Hof dat merkhouders hun uitsluitende recht alleen tegen particulieren kunnen inroepen als deze de inbreukmakende producten verkopen in het kader van een handelsactiviteit. Dat is volgens het Europese Hof bijvoorbeeld het geval indien de verkopen die op een internet marktplaats plaatsvinden, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen. In dat geval – wanneer het dus commerciële aanbieders betreft – kan een merkhouder zich wel verzetten tegen de verkoop via internet marktplaatsen van o.a. imitatieproducten en tegen parallelimport. In zoverre brengt de uitspraak van het Europese Hof niets verrassends.
Beheerders internet marktplaats
Dat is anders voor wat betreft het oordeel van het Europese Hof ten aanzien van beheerders van internet marktplaatsen. Hoewel het Europese Hof in deze uitspraak oordeelde dat eBay in haar hoedanigheid van beheerder van de internet marktplaats zelf geen gebruik maakt van de merken wanneer zij enkel een marktplaats aanbiedt waarop aanbieders (inbreukmakende) producten verkopen en zij geen controle heeft op de inhoud van de advertenties van haar gebruikers (en hierdoor dus niet inbreukmakend handelt), maakt het Europese Hof op dit uitgangspunt een uitzondering in het geval eBay (mede) als adverteerder optreedt.
AdWords
In dit geval had eBay ook advertenties (AdWords) van Google gekocht die overeenstemden met diverse merken van L‘Oréal. Met AdWords kunnen adverteerders tegen betaling bepaalde zoektermen laten koppelen aan hun eigen website of advertentie. Deze gesponsorde links worden dan bovenaan de eerste pagina of aan de rechterkant van het scherm getoond. Het zorgt ervoor dat de website of advertentie direct opvalt. Zo kon een internetgebruiker de woorden „shu uemura”, die overeenstemden met het merk SHU UEMURA van L’Oréal, als zoekwoorden ingeven in de zoekmachine Google en dan verscheen de volgende advertentie van eBay in de rubriek „advertenties”:
„Shu Uemura
Voordelige aanbiedingen voor Shu uemura
Koop op eBay en bespaar!
www.ebay.co.uk”
Als gevolg van de aankoop van deze AdWords door eBay probeerde eBay dus meer internetgebruikers naar haar handelsplatform te leiden waarop volgens L’Oréal ook namaak producten werden aangeboden.
Meer merkhouders die eBay in rechte hebben betrokken
L’Oréal was overigens niet de enige boze merkhouder. De kledingproducent The Polo Lauren Company verzette zich tegen het gebruik van haar merken RALPH LAUREN en POLO SPORT door de online verkoper eBay die adverteerde voor de verkoop van kleding via haar website als internetgebruikers deze merken als trefwoorden ingaven bij een zoekopdracht. Deze zaak kwam voor in België. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat eBay de merken van The Polo Lauren Company niet gebruikte om haar eigen diensten te promoten, maar wel om producten van The Polo Company aan te bieden, zodat er geen sprake was van merkinbreuk. De Franse rechter – waarvoor eBay eveneens moest verschijnen – dacht hier anders over. De Franse rechter stelde vast dat eBay door het gebruik van AdWords die overeenstemden met de merken CHRISTIAN DIOR, KENZO, GIVENCHY en GUERLAIN alleen gebruikte voor de promotie van haar eigen diensten en daarmee inbreuk maakte op deze merken.
Criterium Europese Hof
Het Europese Hof oordeelde dat de merkhouder effectief het recht heeft om (ook en net als commerciële aanbieders) de beheerder van een internet marktplaats (in dit geval eBay) te verbieden reclame te maken voor de producten van dat merk die aangeboden worden door verkopers op haar marktplaats, wanneer er verwarring kan ontstaan over de aanbieder van de producten. Het moet dus voor een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk zijn om te weten of de producten afkomstig zijn van de merkhouder zelf of een economisch verbonden onderneming, of wel integendeel, van een derde. Of dit in het geschil tussen L’Oréal en eBay werkelijk het geval is, zal aan het oordeel van de Britse rechter worden overgelaten.
Vrijstelling voor beheerders van internet marktplaatsen?
De vraag die vervolgens aan de orde kwam is of de beheerder van een internet marktplaats (anders dan commerciële aanbieders) kan genieten van de vrijstelling van aansprakelijkheid waarin artikel 14 van de richtlijn 2000/31 (inzake elektronische handel) voorziet. Het Europese Hof oordeelde dat een beheerder van een internet marktplaats in beginsel een beroep kan doen op deze uitsluiting van aansprakelijkheid, maar dat indien er bijstand wordt verleend aan de klant/verkoper in de wijze waarop de aanbiedingen worden getoond, geoptimaliseerd of bevorderd, dit betekent dat de beheerder van een internet marktplaats (zoals eBay in dit geval) niet langer een neutrale positie inneemt, maar een actieve rol speelt in de kennis van of de controle over de gegevens betreffende aanbiedingen. In het laatste geval kan volgens het Europese Hof de uitsluiting van aansprakelijkheid géén toepassing vinden. Het is wederom aan het oordeel van de Britse rechter overgelaten om te oordelen of eBay een dergelijke actieve rol heeft gespeeld.
Conclusie
De juridische strijd tussen L’Oréal en eBay is beslecht; deze ronde is door L’Oréal gewonnen. Merkhouders kunnen zich onder omstandigheden ook verzetten tegen het gebruik van hun merken in advertenties (zoals Adwords) indien die advertenties bijvoorbeeld leiden naar op internet marktplaatsen aangeboden namaakproducten door commerciële aanbieders indien er verwarring kan ontstaan over de aanbieder van deze producten. Hetzelfde criterium geldt voor de beheerder van deze internet marktplaatsen die eveneens adverteert en daardoor een actieve rol speelt.
