In de blog ‘De keerzijde van de bekendheid’ van 15 oktober 2013, op www.advocatenindemode.nl, schreef ik reeds over één van de grootste gevaren voor (algemeen) bekende merken: merkverwatering. Merkverwatering betekent, kort gezegd, dat een merknaam (of beeldmerk) verwordt tot soortnaam. Bijvoorbeeld doordat de merknaam wordt gebruikt als werkwoord of als algemene zoekterm in zoekmachines (zoals Google). In het geval er sprake is van merkverwatering, dient de merkhouder direct op te treden.
Optreden tegen merkverwatering: oppositie
Eén van de manieren waarop een merkhouder van een (algemeen) bekend merk kan optreden tegen merkverwatering, is het instellen van oppositie tegen een door een ander gedeponeerd merk dat verwarringwekkend veel lijkt op het oudere (algemeen) bekende merk. Oppositie dient binnen twee maanden na publicatie van het nieuwe depot (de merkaanvraag) te worden ingediend.
De houder van een (algemeen) bekend merk kan oppositie instellen tegen een merk dat (i) verwarring kan stichten met het (algemeen) bekende merk en indien door (ii) het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk (iii) ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere (algemeen) bekende merk. In een recent gewezen arrest (Environental Manufacturing/BHIM) is door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) echter een hogere bewijsstandaard voor dit derde criterium aangenomen.
Arrest Environmental/BHIM
Door de Société Elmar Wolf werd oppositie ingesteld tegen de inschrijving van door Environmental Manufacturing LLP aangevraagde beeldmerken met woordelementen ‘Wolf Jardin’ en ‘Outils Wolf’. In de oppositieprocedure kreeg Société Elmar Wolf in eerste instantie gelijk: het door Environmental Manufacturing LLP aangevraagde merk zou het unieke imago van de oudere bekende merken van Société Elmar Wolf kunnen doen verwateren en er zou ongerechtvaardigd voordeel kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere (algemene) bekende merken.
Tegen de beslissing van het BHIM om de merken te weigeren, heeft Environmental Manufacturing LLP beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie en uiteindelijk een hogere voorziening bij het HvJEU. Onderwerp van het geschil was de vaststelling van het Gerecht dat: de omstandigheid dat de concurrenten tekens gebruiken die in zekere mate overeenstemmen voor dezelfde of soortgelijke waren, de onmiddellijke associatie door het relevante publiek van de tekens met de betrokken waren in gevaar brengt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geschiktheid van het oudere merk om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk.
In haar uitspraak van 14 november 2013 heeft het HvJEU geoordeeld dat deze overweging van het Gerecht te stellig is geweest. Met verwijzing naar haar arrest van 27 november 2008 (Intel/CPM) oordeelt het Hof, dat er een hogere bewijsstandaard geldt voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere (algemeen) bekende merk.
Conclusie: hogere bewijsstandaard in de oppositieprocedure
Merkhouders dienen actief op te treden tegen verwatering van hun (algemeen) bekende merk. Daarbij is het aan de houder van het (algemeen) bekende merk om aan te tonen dat: het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.
Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen, zoals het opmerken door de consument van de aanwezigheid van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken. Er wordt niet geëist dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan maar wel moet worden aangetoond dat er ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk bestaat, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Dit mogen evenwel niet de veronderstellingen zijn, maar moeten berusten op een ‘waarschijnlijkheidsanalyse’, waarbij rekening moet worden gehouden met ‘de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken met alle andere omstandigheden van het complete geval’.
