Adidas maakt inbreuk op het merk Falcon

Adidas mag in de Benelux geen kleding en schoenen meer verkopen onder de naam ‘Falcon’. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat door ons Team Intellectuele Eigendom was aangespannen namens Dutch Brand House International (DBHI).

DBHI exploiteert het kwalitatief hoogstaande (outdoor)kledingmerk Falcon, een merk dat al sinds 1929 bestaat. In september lanceerde adidas een kleding- en schoenenlijn onder de naam Falcon. Hoewel adidas na de sommatie van DBHI aangaf dat ze geen kleding meer zou verkopen onder de aanduiding Falcon, bleef de discussie over de schoenen bestaan. DBHI riep de hulp van de voorzieningenrechter in.

Soortgelijke waren

Volgens adidas was er geen sprake van merkinbreuk. DBHI verkoopt volgens adidas ‘functionele’ outdoor- en skikleding, terwijl adidas ‘modieuze’ sneakers verkoopt. Het zou dus niet om soortgelijke waren gaan. De voorzieningenrechter wees dat argument af. Kleding en schoenen zijn van identieke of zeer soortgelijke aard en worden beide gebruikt om het menselijk lichaam te bedekken en te beschermen tegen het weer. Bovendien worden kleding en schoenen in de jurisprudentie beoordeeld als verwant op commercieel gebied en dikwijls ook verkocht in dezelfde winkels. In deze zaak gebruiken partijen zelfs deels dezelfde distributiekanalen voor de verkoop van hun waren.

Verwatering

Adidas stelde ook dat het woordmerk Falcon zou zijn verwaterd, omdat derden de aanduiding Falcon ook gebruiken voor kleding en schoenen; en daar was DBHI volgens adidas nooit tegen opgetreden. Voor de kwalificatie verwatering moet het merk een soortnaam zijn geworden en daarvan is hier geen sprake. Zoals DBHI dat heeft verwoord: “je eet hagelslag en je drinkt ranja maar je draagt geen Falcon”. Dat het merk Falcon geen of onvoldoende onderscheidend vermogen meer zou hebben – het gevolg van verwatering – is dus niet aannemelijk gemaakt door adidas, aldus de rechter. Bovendien vond de rechter dat DBHI voldoende had laten zien dat slechts sprake was van incidenteel gebruik van het teken Falcon door derden, en dat zij – voor zover het in haar macht lag en de moeite waard was – daartegen heeft opgetreden.

Verwarring

DBHI had voldoende aangetoond dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar kan ontstaan, mede omdat adidas veelvuldig gebruik maakt van samenwerkingsverbanden. De voorzieningenrechter meent met DBHI dat sprake is van verwarringsgevaar, omdat het relevante publiek zou kunnen denken dat sprake is van economische verbondenheid (zoals een samenwerking) tussen DBHI en adidas.

Conclusie: adidas moet het gebruik van het teken Falcon staken.

Meer weten over merkinbreuk? Neem contact met ons op!

• 
  Lucia van Leeuwen Advocaat | Partner Bekijk profiel